LA PROTEZIONE DEL MARCHIO: LE POSSIBILI INSIDIE DEL SUO USO ON LINE

  1. PREMESSE

Un consumatore alle prese con la scelta di un prodotto o servizio, nel valutare e confrontare le varie offerte degli operatori economici, prende in considerazione una pluralità di elementi per giungere alla scelta finale: la credibilità delle imprese he offrono i servizi e prodotti; la qualità degli stessi, l’assistenza al cliente e la pubblicità e la comunicazione posta in essere dalle imprese.

Il consumatore considera ciascuno di questi aspetti ma viene inconsciamente guidato anche da un fattore emotivo che lo guiderà, alla fine, verso il prodotto o il servizio che gli sembra più familiare e conosciuto.

Per questo, l’impresa che è riuscita negli anni ad imprimersi nella mente dei consumatori e ad acquisire la loro fiducia viene scelta con maggiore probabilità rispetto ad altre concorrenti.

Risulta quindi chiaro come l’identità aziendale e la distintività di un’azienda rispetto ad altri competitor sul mercato assumano un ruolo fondamentale nella strategia aziendale e si rendono necessari a fronte degli investimenti pubblicitari e di marketing sostenuti.

Sicuramente il marchio è l’elemento centrale dell’identità aziendale.

Il Codice di Proprietà Industriale, all’art. 7, identifica il marchio nelle parole (anche nomi propri), immagini, lettere, numeri, suoni, forme e packaging dei prodotti, colori e combinazioni di colori. In sostanza, il marchio può sostanziarsi in qualunque cosa che sia in grado di distinguere un’impresa da un’altra e renderla riconoscibile agli occhi dei consumatori.

I casi di contraffazione del marchio impattano gravemente sull’attività imprenditoriale e investono soprattutto il rapporto di fiducia tra il cliente finale e il produttore.

La contraffazione del marchio ingenera e sfrutta l’errore in cui cade l’ignaro consumatore: costui, pensando di interagire con il produttore originale, dialoga, invece, e acquista prodotti e servizi da un terzo, non originali e spesso di qualità inferiore. Il danno che ne deriva all’impresa il cui marchio è stato contraffatto è di immediata evidenza.

Per ulteriori informazioni consigliamo di leggere questo articolo: https://www.registrareunmarchio.it/servizi/contraffazione-marchio-registrato

 

  1. L’USO DEL MARCHIO SUL WEB E LE INSIDIE ON LINE

Il crescente utilizzo delle nuove tecnologie e, in particolare, di Internet da un lato ha aumentato esponenzialmente le potenzialità delle imprese in termini di crescita e sviluppo; dall’altro espone le aziende a nuove insidie.

Gli imprenditori, infatti, consapevoli degli indiscutibili vantaggi che offre la realtà digitale, hanno spostato la propria attività sul web, usando il proprio marchio. In tal modo, il marchio, che in questo caso può essere definito “marchio digitale”, risulta esposto a numerosi rischi e la sua necessaria protezione diventa assai più complessa.

Il primo rischio in cui si incorre utilizzando il proprio marchio on line è il cd. Cybersquatting o Typosquatting. Attraverso queste attività illecite, terzi non autorizzati utilizzano marchi altrui come domini Internet, ingenerando confusione nell’utente che si troverà su una pagina web non ufficiale, con la convinzione invece di interagire con l’impresa originale.

Nello specifico, il Typosquatting  consiste nell’alterazione dei segni distintivi di un’impresa, tra cui ovviamente il marchio, nel loro utilizzo non autorizzato o ancora nel dirottamento degli utenti in pagine web non originali, grazie a semplici errori di battitura degli utenti di internet.

Invece, nel caso del Cybersquatting, l’attività illecita consiste nella registrazione di un dominio internet corrispondente al marchio o allo slogan di proprietà altrui, in modo da poterlo poi rivendere al diretto interessato. Sempre di Cybersquatting si parla anche quando viene registrato il nome del sito web altrui ma con un diverso dominio (ad esempio, a fronte di un sito registrato .it, viene registrato il medesimo sito .com).

Un esempio noto di queste attività illecite è stato oggetto di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto Microsoft, schieratasi contro un giovane di nome MikeRowesoft, accusato di aver sfruttato la somiglianza con il marchio celebre. La vicenda si è poi conclusa transattivamente, anche per via dell’interesse pubblico suscitato dalla controversia.

Oltre a quelle già considerate, un’altra insidia a cui è esposto il marchio sul web è il cd. Brandjacking. Questa attività illecita consiste nell’impossessamento del dominio internet o nella violazione del brand.

Tra gli scopi perseguiti con questo genere di attività illecite vi è certamente quello di ledere l’immagine e la credibilità dell’impresa proprietaria del marchio contraffatto o rubato. I danni che ne derivano sono rilevantissimi. Basti pensare al caso in cui vittima di tali attività illecite sia una società con azioni quotate in borsa e che a causa delle attività di brandjacking veda precipitare il valore delle azioni; o ancor al caso di un esponente politico che rischierebbe di perdere la fiducia degli elettori. Un esempio noto di brandjacking è stato il caso tra Oxfam e il marchio Coca Cola. In quella vicenda, vennero poste in risalto le prassi e procedure assolutamente dannose per l’ambiente, poste in essere da Coca Cola, nell’intento di recare danno alla sua reputazione.

Altre condotte illecite poste in essere ai danni di un’impresa si sostanziano nell’utilizzo della Seo Black Hat , sistema che, mediante l’uso non autorizzato del marchio altrui, devia l’utente di Internet dalla pagina originale ad una non originale. Ciò solitamente avviene mediante l’uso di parole chiave, collegamenti a pagine web non autorizzate e altro.

  • Le parole chiave che l’utente digita sui motori di ricerca, vengono illegittimamente usate per condurli su pagine web non ufficiali e non originali.
  • Le pagine cd. Gateway sono pagine di fatto vuote che hanno la finalità di comparire sui motori di ricerca e di reindirizzare l’utente su pagine non originali. Un esempio noto è stato il caso di Bmw.de, che è stato rimosso da Google in quanto utilizzatore di questo tipo di pagine.
  • Esiste anche un’attività chiamata Desert Scraping, consistente nell’uso di informazioni e di domini scaduti e non più utilizzati dai reali titolari, al fine di approfittare dell’ignaro utente che continui inconsapevolmente a cercarli sui motori di ricerca.
  • I collegamenti a pagine web non autorizzate o i testi occultati per operare dei reindirizzamenti sono spesso celati nelle pagine web e difficilmente riconoscibili, in quanto riportati con gli stessi caratteri e colori del resto del testo.

Qui a seguire, analizzeremo gli strumenti di tutela che l’ordinamento prevede per le imprese, per tutelare il proprio marchio dai rischi esaminati.

  1. TUTELARE STRAGIUDIZIALMENTE IL PROPRIO BRAND ON LINE

Rispetto ad altri stati, come ad esempio l’America, l’Italia risulta essersi attivata in ritardo circa la previsione degli strumenti per contrastare le attività illecite descritte. Negli Stati Uniti, per esempio, già prima del 2000 era stata varata una specifica normativa per contrastare i fenomeni del Cybersquatting.

A livello nazionale, esiste un elenco istituito presso il Consiglio nazionale delle Ricerche di Pisa, che raccoglie tutti i domini internet.it: Registro.it. Questo elenco raccoglie tutte le pratiche di opposizione proposte contro la registrazione di un dominio internet e quelle relative alle pratiche di nuova assegnazione. Attraverso questo registro è possibile verificare che domini internet non vengano registrati in mala fede o non vengano detenuti al sol fine di ledere diritti altrui. Intraprendendo una pratica di riassegnazione del dominio internet si può ottenere, in via stragiudiziale, l’attribuzione del dominio internet al legittimo proprietario (pur residuando la possibilità di ricorrere giudizialmente o all’arbitrato). Non è invece possibile fare richiesta di riassegnazione del dominio internet quando risultino pendenti cause giudiziali o arbitrati in merito.

In Italia, la principale arma di difesa e di tutela del proprio marchio resta la registrazione.

La domanda di registrazione può essere depositata da chiunque: privati, società, enti, associazioni…. In base alla normativa dettata in materia, il marchio, per essere validamente registrabile, deve essere lecito, originale, veritiero e nuovo. Il marchio che rispetti questi requisiti può essere registrato previa indicazione delle classi merceologiche di interesse, facendo riferimento alla cd. Classificazione di Nizza.

Prima di richiedere la registrazione di un marchio è sempre consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità, per valutare l’esistenza di eventuali marchi anteriori potenzialmente confliggenti.

È altresì necessario individuare l’ambito territoriale rispetto a cui si richiede tutela. In tal senso il marchio potrà essere:

  • Marchio italiano: registrazione valida sul territorio nazionale e che conferisce al titolare i diritti di esclusiva sul marchio registrato, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Proprietà Industriale. La richiesta di registrazione del marchio in Italia viene indirizzata all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) o alle Camere di Commercio.
  • Marchio Europeo: registrazione valida sul territorio dell’Unione Europea. Il titolare che voglia i diritti di esclusiva del marchio dovrà indirizzare la domanda di registrazione all’ufficio marchi europeo EUIPO o ad un ufficio nazionale che poi lo inoltrerà all’organismo europeo.
  • Marchio internazionale: attraverso l’autorità denominata WIPO, è possibile estendere la tutela del proprio marchio ai paesi extra UE che aderiscono al Sistema di Madrid.

La registrazione del marchio non è obbligatoria ma, tra le altre cose, consente di impedire a terzi l’utilizzo del proprio segno distintivo.

Con la registrazione, infatti, si ottiene la tutela più ampia e completa del marchio, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Proprietà Industriale, come da ultimo modificato ad opera del d.lgs. 15/2019. Tali modifiche normative sanciscono il diritto del proprietario del brand registrato di impedire a terzi  di utilizzare un marchio uguale o simile anche per prodotti o servizi diversi rispetto a quelli oggetto di registrazione del marchio tutelato.

Un ulteriore strumento a tutela del titolare del marchio registrato è la possibilità di opporsi alla registrazione del marchio altrui. Questo strumento, introdotto nel 2005 e reso operativo nel 2011, consente al titolare di un marchio registrato di opporsi a nuove domande di registrazione di marchio, pubblicate su un bollettino ufficiale dell’Ufficio marchi, potenzialmente in conflitto con il proprio marchio.

Nel caso di opposizione ad una nuova domanda di marchio, si instaura una procedura amministrativa che, valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità da parte dell’UIBM, consente di impedire la registrazione del nuovo marchio o di giungere ad un accordo con la controparte.

Una volta che il proprio marchio è stato validamente registrato, la tutela deve estrinsecarsi nel monitoraggio e controllo dei siti web e dei social network, attraverso gli appositi strumenti forniti dalle piattaforme on line.

Ancora, è possibile tutelare il proprio marchio attraverso il controllo in dogana, da attivare mediante richiesta all’Agenzia delle Dogane sita a Roma. Tale controllo consente di verificare l’importazione di prodotti contraffatti e di evitarne la diffusione, con conseguente accertamento delle responsabilità penali dei soggetti coinvolti.

In ogni caso, prima di attivare un contenzioso in sede giudiziale, è bene provvedere all’invio di una lettera di diffida formale e, in seguito, accedere a procedure volte alla definizione conciliativa della controversia. Solo nel caso in cui questi strumenti non dovessero rivelarsi efficaci, sarà possibile attivarsi in sede giudiziale.

 

  1. TUTELARE IL PROPRIO MARCHIO IN SEDE GIUDIZIALE

Nel caso in cui, nonostante gli strumenti di tutela stragiudiziale, non si riesca a tutelare efficacemente il proprio marchio, si rende necessario e inevitabile ricorrere agli strumenti giudiziari.

Il primo scoglio che si incontra nell’instaurare un giudizio riguardo alla proprietà intellettuale e, nello specifico, riguardo alla tutela del proprio marchio, è l’individuazione della sede giudiziaria competente.

I Giudici specializzati in materia, del foro di Torino, hanno sul punto emesso un’ordinanza nel 2016 precisando che ogniqualvolta la contraffazione di un marchio venga posta in essere on line, soccorre l’art 120 del Codice di Proprietà Industriale.

Tale norma stabilisce che per i marchi e, nello specifico, per le controversie relative all’uso dei marchi on line, non possano valere le regole generali dettate in materia di competenza giurisdizionale, considerata la a-territorialità di Internet. Per questo, il foro competente andrà di volta in volta rintracciato nel luogo in cui la causa ha una reale connessione.

La norma precisa anche che la causa possa essere instaurata innanzi al Tribunale specializzato ubicato nella circoscrizione in cui i fatti illeciti di contraffazione del marchio sono stati posti in essere. I Giudici di Torino, in merito, hanno precisato che il luogo di commissione delle condotte illecite può essere individuato sia nel luogo in cui sono state materialmente eseguite, sia nel luogo in cui si sono verificati gli effetti pregiudizievoli e lesivi dei diritti altrui. In entrambi i casi, è necessario che il luogo indicato abbia un effettivo collegamento con la controversia.

Le due  iniziative principali a tutela del marchio registrato sono:

1 – La domanda per far dichiarare decaduto o nullo un marchio, ai sensi degli art. 120 e seguenti del Codice di Proprietà Industriale. Tale domanda può essere presentata da chiunque, purchè abbia una specifica ragione per farlo, oppure d’ufficio da parte di un Pubblico Ministero. La domanda è finalizzata a ottenere la declaratoria di nullità di un marchio in quanto in conflitto con marchi anteriori o perché lede diritti equivalenti o di preminente interesse per l’ordinamento (diritto d’autore, dritto di proprietà industriale…)

2 – La domanda per far accertare e dichiarare l’avvenuta contraffazione da parte del titolare del marchio o da parte del licenziatario, quando il primo non si attivi tempestivamente. Tale possibilità è disciplinata dagli artt. 120 e seguenti e dall’art 122 bis del Codice di Proprietà Industriale e dall’art. 473 del Codice Penale. In caso di condanna del responsabile, si impedirà a quest’ultimo di continuare, si otterrà il risarcimento dei danni, il sequestro e l’eliminazione dei prodotti oggetto di contraffazione, il ritiro dei prodotti ancora presenti sul mercato e, in certi casi,  la pubblicazione della sentenza i condanna su quotidiani e riviste.

  1. IN CONCLUSIONE

A fronte del processo di innovazione e del diffondersi di nuove tecnologie, risulta assolutamente necessario un adeguamento e un aggiornamento della normativa italiana dettata in materia di marchi.

Ad oggi, infatti, risultano ancora non sufficienti le tutele offerte al titolare del marchio registrato per proteggere il proprio segno distintivo on line.

Un importante contributo in tal senso è stato certamente offerto dalla Direttiva Europe 2015/2436 ma ancora non esistono strumenti di tutela adeguati alle insidie che il mondo digitale, specie Internet, riservano ai titolari dei marchi.